Verhältnis von Abmahnung und Widerspruch bei einer Markenanmeldung

Abmahnung_logoAls Webseitenbetreiber macht man früher oder später fast zwangsweise die Bekanntschaft mit einer Abmahnung. Die meisten Abmahnungen basieren dabei auf angeblichen Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht oder das Urheberrecht. Aber auch im Markenrecht sind Abmahnungen ein anerkanntes Mittel, um gegen Markenanmeldungen vorzugehen und Unterlassung zu verlangen.

Wie verhält man sich aber am Besten, wenn man nun feststellt, dass ein Konkurrent eine rechtsverletzende Marke angemeldet hat? Sollt man einen Widerspruch gegen die Markenanmeldung einlegen oder sollte man zunächst eine förmliche Abmahnung durch einen Anwalt aussprechen?

Grundsätzlich stehen die „Abmahnung“ und der „Widerspruch“ aufgrund einer rechtsverletzenden Markenanmeldung in keinem Zusammenhang. Beide Instrumente könnten daher grundsätzlich auch parallel eingesetzt werden.

Welche Zielrichtung die beiden Wege haben und welche Vorteile und Nachteile die Abmahnung und der Widerspruch gegen eine Markenanmeldung haben, thematisiert dieser Artikel.

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Was ist eine Abmahnung?

Die Abmahnung ist die außergerichtliche Aufforderung, einen bereits begangenen oder einen unmittelbar bevorstehenden Rechtsverstoß zu unterlassen und innerhalb einer angemessenen Frist eine für den Fall eines erneuten Verstoßes strafbewerte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung (auch Unterlassungserklärung genannt) abzugeben. Die Abmahnung ist weder eine Prozessvoraussetzung noch eine materiellrechtliche Voraussetzung eines Unterlassungsanspruchs.

Vielmehr dient sie dem Interesse des Anspruchsgegners an einer außergerichtlichen Beilegung eines Streits, bzw, der Erfüllung von Unterlassungsansprüchen. So beseitigt die Unterzeichnung einer ausreichenden Unterlassungserklärung durch den Abgemahnten (Unterwerfung) die Wiederholungsgefahr und vermeidet damit auch langwierige prozessuale Auseinandersetzungen bzgl. des Unterlassungsanspruches.

Da auch eine Markenanmeldung eine Rechtsverletzung darstellen kann, ist es durchaus möglich, den Anmelder abzumahnen, um sich gegen die Markenanmeldung zu wenden. Die Abmahnung hat dann das Ziel, dass der Anmelder möglichst schnell die Zurücknahme seiner Markenanmeldung erklärt und gar nicht in Versuchung kommt, seine angemeldete Marke markenmäßig, d.h. zur Kennzeichnung seiner Waren und Dienstleistungen zu benutzen

Was ist ein Widerspruch?

außenseiterDer Inhaber einer älteren Marke, die mit derneu angemeldeten Marke identisch ist oder ihr zumindest so ähnlich ist, dass eine Verwechslungsgefahr besteht, kann innerhalb einer dreimonatigen Frist Widerspruch gegen die Markenanmeldung erheben (§ 42 i.V.m. § 9 MarkenG). Ist der Widerspruch erfolgreich, wird die Anmeldemarke gelöscht (§§ 42 Abs. 2 MarkenG, 43 Abs. 2 S.1 MarkenG). Da ein Widerspruch erst nach Eintragung der Marke erfolgen kann, hat ein erfolgreicher Widerspruch gegen eine Markenanmeldung zur Folge, dass die Wirkung der Eintragung als von Anfang an nicht eingetreten gilt. Die Marke wird so behandelt, als habe sie niemals existiert. Die Löschung der Marke auf Grund eines erfolgreichen Widerspruchs wirkt auf den Eintragungszeitpunk zurück.

Nachdem die Parteien im Widerspruchsverfahren sämtliche Argumente vorgebracht haben, entscheidet das DPMA durch Beschluss über den Bestand der Eintragung.

Nach Ablauf der Widerspruchsfrist ist die Löschung einer eingetragenen Marke nur noch im Wege eines Löschungsantrage bzw. einer Löschungsklage vor den ordentlichen Gerichten möglich (§ 55 i.V. § 51 MarkenG). Für das Löschungsverfahren entfaltet die Widerspruchsentscheidung des DPMA keine Bindungswirkung. Ein erfolgloses Widerspruchsverfahren steht daher einer Löschungsklage nicht entgegen.

Der Widerspruch hindert den Inhaber der Kollisionsmarke nicht, die Marke in Benutzung zu nehmen. Daher kann es sinnvoll sein, parallel Unterlassungsansprüche vor dem ordentlichen Gerichten geltend zu machen, denn mit der Markenanmeldung wird zugleich die Erstbegehungsgefahr begründet.

Verhältnis von Abmahnung und Widerspruch?

Da durch die Markenanmeldung eine Erstbegehungsgefahr bzgl. der Benutzung einer Marke geschaffen wird und ein Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hat bzw. diese Wiederholungsgefahr / Erstbegehungsgefahr nicht beseitigt wird, ist es möglich, vor einem Widerspruch gegen eine Markenanmeldung, eine Abmahnung an den Markenanmelder zu versenden.

Beide Rechtsinstitute stehen in keinem Zusammenhang, da die Zielrichtung jeweils eine andere ist.

Durch eine vorhergehende Abmahnung, in der man zur Zurücknahme der Markenanmeldung und zur Unterlassung der markenmäßgen Benutzung auffordert, hält man sich die Möglichkeit offen, schnell und ohne das Risiko eines sofortigen Anerkenntnisses auf dem ordentlichen Rechtsweg gegen die Markenanmeldung und Benutzung vorzugehen (einstweilige Verfügung, etc.).

Sinn macht eine Abmahnung aber nur, wenn es dem Anmelder der Marke aufgrund stärkerer eigener Rechte komplett untersagt werden soll, die Anmeldemarke zu nutzen, z.B. weil das eigene Schutzrecht eine bekannte Marke ist, klassenübergreifend angemeldet wurde oder zu den Waren und Dienstleistungen der Anmeldemarke ohne Ausnahme eine ggf. auch klassenübergreifende Ähnlichkeit besteht.

Bei einer nur auf einzelne Waren und Dienstleistungen beschränkte Verwechselungsgefahr, sollte das Mittel der Abmahnung nur sehr zurückhaltend eingesetzt werden, um sich nicht der Gefahr von Regressansprüchen wegen einer unberechtigten Schutzrechtsabmahnung auszusetzen.

Ebenso wie durch einen förmlichen Widerspruch gegen eine Markenanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt wird durch eine Abmahnung übrigens auch die Gefahr eines sofortigen Anerkenntnisses gem. § 93 ZPO in einem nachfolgenden Gerichtsverfahren vor einem ordentlichen Gericht vermieden. Gem. § 93 ZPO hat der Kläger das Kostenrisiko zu tragen, soweit der Beklagte durch sein Verhalten keine Veranlassung zur Klage gegeben hat und er direkt nach Zustellung der Klageschrift den Klageanspruch anerkennt. Soweit man auf eine Abmahnung oder den Widerspruch verzichtet, trägt der Kläger also das alleinige Kostenrisiko einer Klage gegen die Markenanmeldung (Unterlassungsklage) bzw. nach Eintragung der Marke im Rahmen einer Löschungsklage. Lediglich in Ausnahmefällen kann eine Abmahnung oder ein Widerspruch unterbleiben ohne dass der Kläger das Kostenrisiko gem. § 93 ZPO trägt.

Zusammenfassung:

Liegt durch die Markenanmeldung eine derart starke Verletzung einer Voreintragung vor, dass man die Anmeldemarke nicht ohne Rechtsverletzung benutzen kann, ist es ratsam, nicht nur einen Widerspruch gegen die Markenanmeldung einzulegen, sondern dem Markenanmelder zuvor eine kostenpflichtige Abmahnung zu übersenden.

Das Abmahnschreiben sollte der Gegenpartei eine angemessene Frist zur Zurücknahme der Markenanmeldung einräumen. Dies hat den Vorteil, dass auf ein Widerspruchsverfahren verzichtet werden kann, falls sich der Inhaber der rechtsverletzenden Anmeldemarke im Rahmen einer Unterlassungserklärung verpflichtet, die Anmeldung zurückzunehmen oder aber eine Abgrenzungsvereinbarung unterschrieben wird.

In allen anderen Fällen sollte man zunächst Widerspruch einlegen und den Ausgang des Widerspruchsverfahrens abzuwarten.

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Autor: Rechtsanwalt Marcus Dury LL.M. (IT-Recht) (Verfasst am 23. November 2011)

Rechtsanwalt Marcus Dury ist Fachanwalt für IT-Recht und Inhaber der IT-Recht Kanzlei DURY. Er hat sich auf die rechtliche Beratung im Bereich des IT-Rechts und den damit verbundenen Rechtsgebieten (Urheberrecht, Markenrecht und Wettbewerbsrecht) spezialisiert.

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